美国商标申请指定商品、服务项目需要注意的几点问题(二)
来源:中国知识产权报 2008-10-24 17:28
二、在商标指定项目上容易下发官方审查意见的几种情况
如果企业商标本身存在问题,比如显著性不强,同在先注册商标相同或近似,USPTO的审查员都有可能下达官方审查意见(Official Action),如果商标所指定的项目语言描述存在问题,也会下发官方审查意见。以下是商标所指定的项目语言描述中容易出现的几点问题:
(一) 商品\服务的描述过于宽泛
1.遭到驳回的商品:Recorded computer software (尼斯分类编号:090591已录制的计算机软件)
美国审查员修改建议:Recorded computer software,namely,computer anti-virus software and computer software for creating searchable database of information and data.已刻录计算机软件,即防病毒计算机软件及信息数据检索用计算机软件
2.Computer programs (downloadable software) 《尼斯分类编号:090658,计算机程序 (可下载的)》
美国审查员修改建议:Downloadable computer software and computer programs,namely, computer anti-virus software and computer software for creating searchable database of information and data. 计算机程序(可下载软件),即防病毒计算机软件及信息数据检索用计算机软件。
3.Equipment for communication network (通讯网络设备)
美国审查员修改建议:Equipment for communication network,namely,computer network hubs,switches and routers.网络通讯设备,即计算机网络集线器,交换机和路由器。
我们不难看出,USPTO的审查员对描绘宽泛的项目基本不予接受,只有具体描述的商标指定项目才可能得到通过。
(二)括号问题;形容词、名词后缀解释
对于括号问题;形容词、名词后缀解释的问题,在官方审查意见中,几乎格式化的解释如下:
Generally,parentheses and brackets should not be used in identifications. Parenthetical information is permitted in identifications only if it serves to explain or translate the matter immediately preceding the parenthetical phrase in such a way that it does not affect the clarity of the identification,e.g.,obi (Japanese sash).
一般来说,圆括号和括弧都不能作为定义使用。括号短语只有以不影响定义的清晰程度的方式解释或翻译直接的前述信息的情况下,括号信息才允许使用。例如“obi”(日本妇女和服用的宽腰带)。
所以,即使尼斯分类和USPTO手册上的商品、服务描述使用括号,我们不能完全照搬,必须记住将相应的形容词或后缀解释调整到核心词前面,尽量不使用括号对核心词进行解释。
以下就是在实际案例中的调整词汇:
1.Pans (Frying) 调整为 Frying pans.
2.Garments (Textile lining for) 调整为Textile lining for Garments.
3.Socket sets (Hand tools,namely) 调整为Hand tools, namely socket sets.
4.Identification cards (Preparation of) 调整为 Preparation of identification cards.
(三)虚报商品、服务使用情况
申请人选择的项目部分或全部没有在美国实际使用,客户虚报、夸大事实或者在5到6年间没有提交使用证据,进而导致在审查阶段下达官方审查意见或者5年后商标被撤销。虽然美国不限制提交申请的商品/服务的个数,但是由于美国主张“商标使用”原则,因此,申请人在选择商品/服务时一定要限定为确实在生产、销售的商品或者提供的服务,切不可认为提交的商品越多,商标保护的范围就越广,选择一些根本没有生产、销售或提供的服务,这样很容易导致整个商标被撤销。
因此,申请人一定要本着实事求是的原则,使用了哪些项目就注册哪些项目,注册范围大并不能给商品带来实际的保护作用,保护的范围应该以实际使用的项目为限,包括与注册商品相关的,类似的商品和服务,除非企业真的要在指定的所有商品上实际使用,否则,应避免注册那些实际不使用,将来也不使用的商品,也要避免虚假使用声明。
申请人在获得美国商标注册后,一定要注意保留向美国出口的商品的海关凭证、展会资料、广告资料等。避免出现商品在该国市场上实际使用,但却拿不出具体证据证明的情况。
增强国内企业的知识产权意识是个长期的过程,维护和发展商标是个长期的过程,需要商标申请人或注册人不断的努力。希望上述问题的分析和总结能够帮助对进行美国商标申请注册的国内申请人有所帮助。同时,笔者认为,上述原则在一定程度上同样适用于一些商品审查比较严格,容易在商品、服务的项目选择问题上下达官方意见的国家,比如,韩国、加拿大、泰国等国家和地区。