美国商标审查中有关地理标志的问题(下)
来源:中国商标网 2003-02-28 17:28
十、含有地理名称的组合商标
地理组合商标是指由地理内容外加其他内容(如文字和/或图形要素)的商标。审查官应该按照下列方式处理地理组合商标中的地理问题:(1)如果审查官发现商标从整体上看是任意的、富于想象或暗示性的,他或她得核准该商标的公告而无需证明该商标已获得第二条六款规定的显著性。(2)如果审查官发现商标主要属于第二条五款二项规定的地理描述性、第二条五款三项规定的主要属于地理欺骗性错误描述或第二条一款规定的欺骗性,他或她是从整体上驳回该商标的注册。(3)如果审查官发现地理内容是该商标的可分割部分,审查官的反映取决于该内容属于主要从地理上进行描述(第二条五款二项)、主要从地理上进行欺骗性错误描述(第二条五款三项)或欺骗性(第二条一款)。如果该地理部分主要是地理描述性的,申请人可以声明放弃该地理部分或者证实该地理部分已经获得第二条六款规定的显著性。如果该地理部分属于主要从地理上进行欺骗性错误描述,则该商标不可注册,除非申请人能举证该地理部分在1993年12月8日之前已获得第二条六款规定的显著性。如果该地理部分是欺骗性的,该商标不可注册。声明放弃主要属于地理上的欺骗性错误描述或者欺骗性的内容不会使该标志成为可注册的商标。
下列指导方针应该有助于组合地理商标注册申请的审查:
1、如果从整体上看,一个组合商标不会被视为标示了商品或者服务的地理来源(即该商标从整体上看不是主要从地理上进行描述、主要从地理上进行欺骗性错误描述或者具有欺骗性的),那么,该商标即可被视为任意性的、富于想象的或者暗示性的。(1955年"DUTCH BOY"使用在油漆上;1970年"LONDON LASHES"使用在睫毛加长刷上;1965年"KENTUCKYTURF"使用在肥料上)。
2、如果组合商标含有的地理内容具有第二条一款规定的欺骗性,并且该商标从整体上看很可能被视为标示了地理来源,那么根据第二条一款整体驳回该商标是适当的。(1999年TTAB认为,"PERRY NEW YORK及图形("NEW YORK"声明放弃)"使用在来自北卡罗莱纳州且与纽约无任何联系的各种服装上具有欺骗性。声明放弃欺骗性内容并不妨碍第二条一款的驳回。)
3、如果一个组合商标含有的地理内容具有第二条一款规定的欺骗性,该商标在严格审查条件下可能仍然具有第二条一款规定的欺骗性,即使该商标正如可提出证据加以证明的那样产生了标示地理来源以外的含义。1959年,认为"AMERICAN SYSTEM及图形("AMERICAN"声明放弃)"商标使用在意大利制造的各种服装上具有欺骗性。1967年,TTAB认为,"DANISH MAID CULTURED PRODUCTS及图形"商标描述了丹麦哥本哈根世界著名的女子游泳健将的形象,使用在并非来自丹麦的与乳制品有关咨询服务上具有欺骗性。1961年,TTAB认为,"MAID IN PARIS"商标使用在美国制造的香水上具有欺骗性。1959年,"DUTCH BOY"商标使用在并非来自荷兰的花鳞茎上具有欺骗性,声明放弃欺骗性内容并不能排除第二条一款的驳回。
4、如果一个组合商标含有第二条五款规定的对商品或者服务主要从地理上进行描述的地理名称,且该商标整体上很可能被认知为标示了该商品或者服务的地理来源,那么,审查官应该考虑:(1)该地理名称是否该商标中的可分离要素。和(2)构成该组合商标的其他内容的性质。
在那种情况下,如果该地理名称是一个可分离的要素并且构成该商标的其他内容在所指定使用的商品或者服务上具有内存显著性(即杜撰的、任意的、想像的或者隐晦的),则该申请人既可以(1)以声明放弃该地理名称的方式在主注册簿上注册该商标,也可以(2)根据第二条六款证实该地理名称已经获得显著性。
然而,如果该地理名称不是一个可分离的要素,或者如果构成该组合商标的其他内容都不具有内存显著性(例如,只具有描述性或者无法使用),那么整个商标就要根据第二条五款二项驳回其在主注册簿上的注册。一个商标的所有构成部分都声明放弃是不可能获得注册的。(TTAB认为,"THE WINE SOCIETY OF AMERICA"主要从地理上描述了葡萄酒俱乐部成员服务(1989);"CALIFORNIA PIZZA KITCHEN("PIZZA KITCHEN"声明放弃)"商标主要从地理上描述了申请人在加利福尼亚的餐厅服务(1988)。)
5、如果一个组合商标含有第二条五款三项规定的主要从地理上进行欺骗性错误描述的地理内容,并且该商标整体上很可能会被认为标示了商品或者服务的地理来源,那么,根据第二条五款三项的规定驳回该商标的注册就是适当的,除非该申请人已经证实该主要从地理上进行欺骗性错误描述的内容在1993年12月8日之前即已获得第二条六款规定的显著性。声明放弃地理内容不能消除第二条五款三项规定的驳回。
十一、商标中的"美国"或"美国的"及类似术语
象"美国"、"美国的"和"USA"一类术语常常出现在商标中。在这些情况下,关于这种术语或整个商标是否属于地理问题是一件特别难以决断的事情。对怎样处理一个商标中的"AMERICA"或"AMERICAN"这样的问题,案例和评论都不能提供任何简单的或者机械的答案。相反,正如在适用第二条五款一项和第二条五款二项于其他领域一样,审查官必须在个案的基础之上对每一个商标作出评价。审查官应该进行全方位的考虑,处于争议中的商品或者服务的种类、该商品或者服务的地理来源,最重要的是,争论商标造成的整体商业印象。从判例法中发展出来的下列原则应该为在特定案件中形成判断提供了指导:
1、如果"AMERICA"或"AMERICAN"使用的方式主要是表示商品或者服务源于美国,那么该术语就是主要从地理上进行描述。例如"AMERICAN DIABETES ASSOCIATION"被认为主要从地理上进行了描述(E.D.Pa 1981)。1986年TTAB认为,"BANK OF AMERICA"主要从地理上进行了描述。TTAB在1979年认为(1980年修正),"THE FINANCE COMPANY OF AMERICA"主要从地理上进行了描述。1966年,TTAB认为"AMERICAN AUTOMATIC VENDING"商标主要从地理上进行了描述。一位评论者把那种商标称之为"AMERICA"、"AMERICAN"的未经装饰的陈列品。许多服务商标(例如协会类商标)正好均可归入此类。
2、如果组合商标主要不是在告知全部地理含义,或者如果"AMERICA"、"AMERICAN"是以一种模糊的或者暗含的方式使用,那么,把"AMERICA"、"AMERICAN"作为主要属于地理上的描述来对待就是不适当的。例如,使用在鞋上的"THE AMERICAN GIRL"就不被认为是主要属于地理上的描述(1916)、"ALLAMERICAN"(1966)、"AMERICAN PLAN CORPORATION"也不被认为是主要属于地理上的描述(1967);1987年,TTAB认为,"THE GREAT AMERICAN BASH"使用在摔跤表演上不属于主要从地理上进行描述。1981年,TTAB认为,"AMERICANCAFE"不属于主要从地理上进行描述。细微甚至精微差别的介绍可能要到主要从地理上描述这一类别之外去考察一个商标。这一领域要求最为困难的分析。审查官必须确定是否整体商业印象主要属于地理方面之外的某种东西……,例如,由于具有双重含义或者隐藏在暗示含义的阴影中。
3、如果"AMERICA"或"AMERICAN"对不是来自美国的商品或者服务以任何实际上的方式在使用,那么审查官应该把该术语作为地理欺骗必错误描述来处理。"AMERICAN BEAUTY"(C.C.P.A.1993)使用在日本产的缝纫机上被认为从地理上进行了欺骗性错误描述。"AMERICAN LIMOGES"(TTAB 1968)使用在不是法国Limoges产的瓷器上被认为具有第二条一款规定的欺骗性。在这种情况下,即使商标正如可提出证据加以证明的那样传 达了非地理商业印象也应该受到最大限度的怀疑。这些案件显示,如果在商品或者服务的国家来源方面含有"AMERICA"或"AMERICAN"的商标存在着误导公众的任何可能性,那么,适当的做法是,将那种商标作为至少从地理上进行了欺骗性错误描述来处理。
4、如果"AMERICA"、"AMERICAN"出现了一个短语或者标语中,那么,审查官应该对整个商标做出评估,以确定这样是否只是出于赞美抑或毫无用意。"AMERICA'S FRESHEST ICE CREAM"就被认为毫无用意(TTAB 1984)。"AMERICA'S FINEST JEANS"和"AMERICA'S FINEST",通过推论,从整体上看不属于混淆性近似和毫无用意(Comm'r Pats.1956)。这些商标典型地属于赞美商品的品质或者名气,其次表示地理来源。审查官必须考虑每个商标以确定是否全面考虑了所有相关情况和判例法。
十二、组合商标中地理名称专用权的放弃
商标法第六条一款、美国法典第15篇第1056条一款规定,局长有权要求申请人放弃其商标中不可注册的成分,保留可注册的部分。在适当情况下,得要求申请人放弃其主要属于第二条五款二项规定的地理描述商标中可分离的部分。放弃是为了澄清在不放弃的情况下很可能导致的误解,而一个组合商标的重要因素不可能绝对适当地与该组合分离开来。标准的放弃语言如下:
不要求(文字和/或图形)与该商标分离开来的专用权。
申请人可以在申请书上声明放弃,或者在后来进行修正。
如果一个组合商标含有第二条五款二项规定的对商品或者服务主要从地理上进行描述的地理成分,则放弃就是适当的;该地理成分具有可与该商标相分离的特征;该组合商标包括一项具有内在显著性且不能放弃的成分(例如,杜撰的、任意的、幻想的或者隐晦的措词或图形)。组合商标必须包括一个不可放弃的成分,因为一个其所有成分均已放弃的商标不可能获得注册。(TTAB 1987年确认了证明商标"UNIVERSITY OF MISSISSIPPI 1848"及图形中必须放弃"UNIVERSITY OF MISSISSIPPI"和"1848"。)
单一商标不应该为了声明放弃而被分割开来。单一商标是一个整体,其可注册和不可注册之要素是那样完整或者结合在一起,以至于它们不可能被视为可分离的单元,例如,一个合成词或者用连接符号连在一起的两个词,其中一个本身不可注册,或者一个可注册的词与一个不可注册的词连接在一起以至形成了一个自己有着显著的非描述含义的商标;或者几个词已经形成具有单一功能的整体,每一个都与另一个相关联,而不直接指向商品。(TTAB 1968年推翻了要求声明放弃申请注册在面包上的"DANISH VILLAGE"商标中的"DANISH")
除非组合商标中含有的地理内容属于第二条五款二项规定的主要从地理上进行了描述,否则没有必要声明放弃。(TTAB 1984年推翻了要求声明放弃在啤酒上申请的"JEVER及图形"中的"JEVER",该案在商品-地域联想方面缺乏具有说服力的证据)
声明放弃第二条五款三项规定的主要从地理上进行欺骗性错误描述和第二条一款规定的具有欺骗性的地理内容,不能排除驳回。
十三、根据第二条六款地理构成要素的注册
在审查官要求声明放弃主要属于地理描述的内容的情况下,申请人可以根据第二条六款寻求注册该地理成分,以代替声明放弃。假定申请人能使审查官确信该地理成分已经获得作为地理来源指示器的显著性,审查官将批准该商标的公告,并在公告中说明该地理成分根据第二条六款主张的显著性。
第二条五款三项规定的主要从地理上进行欺骗性错误描述的商标不得根据第二条六款、美国法典第15篇第1052条六款予以注册,除非该商标在1993年12月8日之前已经在该商品或者服务上取得显著性。
十四、地理名称作为原产地证明商标
在某些情况下,体现商品或者服务由来的地名可以起到证明商标的作用。在地理名称用以证明原产地的情况下,注册证明商标不应被驳回,而且申请注册组合证明商标不应以地理描述性为由要求声明放弃那种地理名称。
地理名称既可以单独使用,也可以作为组合商标的一部分使用,以证明商品来源于该名称标示的特定地理区域。正如Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc.一案中指出的那样:
地理名称并不要求具有第二含义才能适用于作为证明商标注册。不错,第154条规定,"证明商标得尽可能符合与商标注册有关的规定……"。但第1052条五款二项在禁止注册属于主要在地理上具有描述性的名称的同时,明确把第1054条规定的"原产地名称"的可注册性排除在外。因此,地理名称是可以作为证明商标注册的,即使它属于主要在地理上具有描述性的情形。
当地理名称在组合证明商标中使用以证明原产地时,既不应要求该名称放弃专用权,也不应以该商标在地理上具有描述性为由而立即驳回该组合商标的注册。但是,如果在组合证明商标中使用的地理名称不是用来证明原产地,就应适当地予以驳回或者提出必要的限制条件。
能够用来证明原产地的标志没有必要限于那些由准确的地理术语组成的名称。变异的地理名称,或者地理名称的缩写,或者地理名称的复合形式,均可以作为标示原产地的证明商标或其中的一部分使用。一个不属于地理学上的名称也可能具有独立地在特定地域作为原产地标志使用的意义。
在地理上具有欺骗性的标志不得注册为证明原产地的证明商标。
(一)标示区域
审查官应该对档案中的使用图样和证据进行审查,以确定该地理名称是否作为标示所使用的商品的原产地证明商标在使用。如果档案或者其他可供审查官利用的证据表明,一个待审的特定名称所具有的主要含义是对商品进行描述,而不是作为证明商标(例如,"Paris"用于香水),则应驳回其注册。驳回的根据在于,请求保护的客体在功能上不属于证明商标,而属于主要从地理上对商品进行描述,与《商标法》第45条第二、四款和《美国法典》第1054及1127条规定的情形相符。
当地理名称作为证明商标用来标示原产地时,如果组成该标志的措词未能明确地显示所要标示的区域,则该申请应该对该标志所要证明的原产地进行界定。
(二)管理地理名称的机构
当证明商标单独或者主要地由一个地理名称组成时,如果没有明确的管理机构,则审查官应向申请人查明对该名称的使用进行管理的机构。在通常情况下,能够作为一个证明商标的地理名称的使用行使控制权的机构是政府机构或者根据政府授权运作的机构。私人能够从一个地理名称中获得的权利通常属于商标权,基于对一个名称的专用而在私人商品上获得显著性。然而,当一个地区名称的使用对于该地区的许多人或者所有人在标示他们的商品来源方面成为一种共同意愿或者必不可少的条件时,对于个人来说,就不可能有机会使该名称获得显著性。该名称将由该地区的所有人使用,但不是作为标示商业来源的商品商标,而是作为标示地域来源的证明商标。
当地理名称作为证明商标使用时,有两个基本上相互关联的要素:第一,为该地域的所有人保留使用该名称的自由;第二,防止对该标志的滥用或违法使用,对该标志的滥用或者违法使用会给该地域所有有权使用该标志的人带来危害。通常情况下,私有的个体单位并不具有令人满意地实现这些目标的最佳位置。而一个地域的政府将是对该地域名称的使用进行控制的合理机构。政府有权力直接地或者通过一个被授权的机构间接地保护所有人的权利,并且防止对该标志的滥用或者违法使用。
(三)政府作为地理证明商标的申请人
申请人可以是政府本身(诸如美国政府、州政府或者市政府),也可以是政府的一个部门,还可以是经政府授权而运作的机构,尽管它不是政府正式的组成部分。在这些不是一个种类的机构之间可能存在着一种相互干扰的关系,决定何种机构适合于申请往往取决于何种机构实际从事证明活动或者与之具有最直接的关联。这也许是由申请人来进行决断,只要审查官在这一选择与档案中所显示的事实之间没有发现任何矛盾之处。
在申请机构中处于负责人地位的人的签名可以予以承认。人们在机构中被任命的头衔因所在的政府机构不同而有所不同。