美国商标审查中有关地理标志的问题(上)
来源:中国商标网 2003-02-28 17:28
美国没有专门的地理标志保护法,其关于地理标志的保护主要是通过商标法来实现的。《美国商标法》第二条,即美国法典第15章第1052条,是美国有关地理标志商标审查的主要条款,该条规定:凡能使申请人的商品区别于他人商品的商标,不应因其性质而驳回该商标在主注册簿上的注册,除非该商标--
(1)含有……欺骗性……内容;……或者含有地理标记,当用于酒类商品上或与之有关联的方面时,它与一个并非该商品原产地的地名相同,而且是由申请人在世界贸易组织协定(见乌拉圭回合协定法案第2条第9款定义)对美国生效之日或一年以后首先用于酒类商品上或者与之有关联的方面。……(五)由下列标志组成:……
(2)在用于申请人的商品上或与之有关联的方面时,主要属于对该商品进行地理意义上的描述,但作为原产地标志依照本法第4条规定可注册的除外;
(3)在用于申请人的商品上或与之有关联的方面时,该商标主要是对该商品在地理意义上进行了欺骗性错误描述;……
商标法第二条一款、美国法典第15章第1052条一款绝对禁止一个具有欺骗性的商标进行注册。因此,一个按照第二条一款的规定被驳回注册的商标可能既不能在主簿上注册,也不能在副簿上注册。
商标法第二条五款二项禁止主要属于对申请中指定的商品或服务从地理意义上进行描述的商标在主簿上注册。根据第二条五款二项被驳回注册的商标,如果经证明已经取得第二条六款规定的显著特征,则可以考虑在主簿上注册;如果符合美国法典第15章第1091条的规定,则可以在副簿上注册。
商标法第二条五款三项、美国法典第15章第1052条五款三项禁止主要在地理意义上对其申请中指定的商品或服务具有欺骗性错误描述的商标在主簿上注册。那种商标既不能在主簿上注册,也不能在副簿上注册,除非该商标取得了显著特征或者在1993年12月8日北美自由贸易协定施行法颁布之前即已在商业活动中合法使用。根据第二条五款三项规定不具有可注册性的商标,只有在1993年12月8日之前表明其已在商业活动中在申请人的商品或者服务上获得显著特征,才可考虑按照第二条六款的规定在主簿上注册(美国法典第15章第1052条五款三项和1052条六款)。根据第二条五款三项规定不具有可注册性的商标,只要其所有人在1993年12月8日之前即已在商业活动中合法使用,即可考虑按照第23条的规定在副簿上注册(美国法典第15章第1052条五款三项和1091条)。
一、商品或服务的地理来源
地理商标基于其是否标示商品或者服务的原产地而有所不同。商品或者服务可以被说成是来自某个地域,如果(例如)它们是在那里制造或生产的。
商品或者服务并非总是来自申请人的营业所在地。
在商品或者服务可能被说成是来自该商标所标明的地理区域或其他地方的情况下,注册通常都会被驳回,因为该商标主要地属于从地理上进行的描述,被商标法第二条五款二项包含在内。
如果商标标示了商品或者服务的地理来源,则剩下的问题即在于该商标是否属于第二条五款二项、美国法典第15章第1052条五款二项所指的主要是对该商品或服务从地理上进行了描述。
如果商标标示了商品或者服务原产地,则问题即在于:(1)该商标是否主要属于在地理上对商品或者服务具有欺骗性错误描述,符合商标法第二条五款三项、美国法典第15章第1052条五款三项的规定;(2)该商标在该商品或者服务上是否具有欺骗性,符合商标法第二条一款、美国法典第15章第1052条一款的规定。
一个商标被发现主要属于在地理上对商品或者服务进行了第二条五款二项规定的那种描述,如果经证明已经取得第二条六款规定的显著特征,则可以考虑在主簿上注册;或者如果符合美国法典第15章第1091条的规定,则可以在副簿上注册。商标被发现主要属于在地理上对商品或者服务进行了第二条五款三项规定的那种欺骗性错误描述,只有表明在1993年12月8日之前其已在商业活动中在申请人的商品或者服务上获得显著特征,才可考虑按照第二条六款的规定在主簿上注册;或者只要该商标在1993年12月8日之前即已在商业活动中合法使用,才可考虑在副簿上注册。属于第二条一款规定的具有欺骗性的商标,既不得在主簿上注册,也不得在副簿上注册。
二、地理位置:国家、城市的名称
地理区域的名称,诸如国家、城市、州、地方、地区、区域或街道的名称,如果主要属于从地理上对该商品或者服务进行了第二条五款二项规定的那种描述,主要属于对该商品或者服务进行了第二条五款三项规定的那种欺骗性错误描述,或者第二条一款规定的欺骗性,则不得在主簿上注册。
地理区域的形容词形式、地理上的俗称、简称或者该地理区域名称的其他变化形式,如果易于被购买者认知为该地理区域,则与地理区域的确切名称同等对待。美国商标初审及复审委员会(TTAB)在1985年审理"NEAPOLITAN"商标案时认为,该商标主要属于从地理上对产自美国的香肠进行了欺骗性错误描述,该商标被定义为"属于意大利的那不勒斯或者与之有关系"。TTAB在1984年对"DIXIE"商标进行审理时认为,该商标主要不属于从地理上对财产和人身保险服务进行了描述,因为该商标并不等同于申请人的主要营业场所伯明翰、阿拉巴马。
一个地理区域的地图或略图要与该地理区域的准确名称同等对待,因为它易于被购买者认知为同一事物。C.C.P.A.在1936年审理加拿大地图一案时认为,加拿大地图与"加拿大"一词属于同一事物。TTAB在1986年指出,如果对一幅地图的描述富于幻想,或者与商标的其他因素结合起来形成统一的整体,那么,该地图不应视为主要属于地理上的描述。
三、以地理意义为主要含义
为了支持驳回注册地理内容,商标法要求该商标主要地属于地理学意义的,也就是说,其主要含义就是指某个地理区域。(美国法典第15章第1052条五款二项和三项)。TTAB在1985年审理"WESTPOINT"商标案时认为,该商标没有主要地从地理上对并非产自纽约西点的各种枪支进行欺骗性错误描述,该委员会指出,西点的主要含义是作为美国军事院校的名称,而不是位于纽约的一个镇的名称。1983年,TTAB在审理"THE NORFOLKPLAN"商标案时认为,该商标不属于主要地从地理上描述"壁纸安装和零售壁纸商店服务"。该委员会指出,审查官没有对有关地理单位的描述性属性做出必要的最起码的阐释。
商标具有作为地理名称以外的含义或用途并不必然地改变其首要的地理含义。1986年,TTAB在审理"MANHATTAN"商标案时认为,该商标标示一种含有酒精的鸡尾酒并没有改变其首要含义是作为纽约市某个自治区的名称。1985年,TTAB在审理"NEAPOLITAN"商标案时认为,该商标与其他东西一起标示一种冷冻奶油食品并没有改变其首要含义是作为"从属于意大利那不勒斯"的一个名称。
然而,如果该商标最突出的含义或意义不是地理方面的,或者如果该商标创造了另一个不属于地理方面的易于理解的含义,那么,按照第二条五款二项或三项予以驳回就是不适当的。1987年,TTAB认为,"THE GREAT AMERICAN BASH"("BASH"放弃专用权)的首要含义在于,为了促进、制造并推呈出专业化的摔跤比赛,而暗示某种悦人心意的、优秀的东西,并非在于描述那种服务的地理来源。1953年,第二巡回上诉法庭认为,使用在男士套装上的"HYDE PARK"的首要含义在于暗示该产品是时髦的、高品质的,而不是要提供其地理来源方面的信息。
商标标示出比一个地理区域更多的内容的事实并没有贬损审查官根据初步印象裁决案件。
四、地理标志与内在显著性
地理内容可能无人知晓或遥远偏僻,以至于人们意识不到它指示了商品的地理来源。在那种情况下,商标被当作一种任意的名称来对待(也就是说,在主簿的可注册性无须表明已获得显著性),因为其地理含义很可能不为消费者所知晓,没有被作为其主要含义来认知。1987年,TTAB在审理"TAPATIO"商标案时认为,该商标并没有主要地从地理上对素辣调料进行欺骗性错误描述,尽管该商标事实上是一个西班牙词,意指"属于或者附属于墨西哥的瓜达拉加瓜市",而该商品并非产自瓜达拉加瓜市。
无人知晓或遥远偏僻是从普通美国消费者的角度来判定的。第二巡回上诉法院1987年指出,"VITTEL及图形"商标并没有主要地从地理上对各种化妆品进行描述,因为在商品与申请人在法国Vittle的营业场所之间缺乏商品-产地之联想关系。
与商业活动或商品的生产或服务没有重要关系的地理区域的名称,例如,使用在香蕉上的"NORTH POLE",是作为一种任意商标来处理的,因为它不太可能使消费者相信该商标标示了这种商品的产地。
五、由地理术语传达的商品或服务的非地理特征
地理方面的内容可以起到指明商品或服务种类的作用,或者指明商品或者服务的特征而不是标示其地理来源。例如,"dotted swiss,""Boston baked beans,""Swisscheese,""Early American design"and"Italian Spaghetti"一类名称中的地理成份就不理解为对该商品地理来源的标示,而是对产品特定种类的说明,无论其产于何处。当地理名称使用的情形清楚地表明,它们是用来传达并非地理来源的某种意图时,就不应该基于地理上的描述性或错误描述性来驳回其注册。当然,也许会有某些其他的驳回根据,例如,该名称组成的也许是商标法第二条五款一项、美国法典第15章第1052条五款一项规定的一个仅仅对其商品或者服务进行描述或者欺骗性错误描述的商标。
六、商品/产地或服务/产地联想
根据第二条五款二项(主要属于地理上的描述)、第二条五款三项(主要属于从地理上进行欺骗性错误描述)或第二条一款(欺骗性)驳回注册,要求存在着商品-地域或服务-地域关系之联想,以至于公众很可能认为该商品或服务源自该商标所标示的地域。
在商标中标示地域并不要求该地域在该商品或服务方面驰名或著名,以便从中查明是否存在第二条五款二项或三项规定的商品-地域或服务-地域联想关系。如果在商标中标示的地域在所指定的商品或服务方面是驰名的或著名的,而申请人的商品或服务并非源自该地域,则根据第二条一款规定,该商标很可能具有欺骗性。
在商品或服务源自商标中所标示地域的情况下,该商品-地域之联想关系或服务-地域之联想关系通常可以根据在什么情况下一个名称的地理含义不是其首要含义以及在什么情况下该地理区域既非无人知晓亦非遥远偏僻来进行推断。当然,如果以上问题是名符其实的,则审查官应提出证据来对这种商品-地域之联想关系进行确定。
要确定商品-地域之联想关系,审查官只需要提出"合理的根据"来推断公众很可能相信该商标标示了该商品的原产地。审查官可以通过诸如摘录电话号码簿、地名辞典或LEXIS/NEXIS数据库来完成其证明责任。联邦巡回上诉法庭在这个问题上提出了如下指导方针:
被引证的地名辞典显示,烟草被列入该地区的一份主要农作物列表中。对专利商标局(PTO)的取证方法人们不可能期望更多……。在审查PTO的行政管理行为时,通常要考虑到可供其利用的有限资源的实用性。
PTO常常使用电话号码簿来确定姓氏的意义。同样类型的证据可以纳入档案中用以证明所指定的地区存在着相同或相关的商业交易。我认为,一个表面上证据确凿的案件常常就是这样形成的。
七、从地理上进行描述的商标
如果某个商标标示了商品或者服务的地理来源,所面临的问题就是该商标是否商标法第二条五款二项、美国法典第15章第1052条五款二项规定的主要从地理上对商品或者服务进行了描述。
要以主要是从地理上进行描述为由驳回某个商标的注册,以确定一个表面上证据确凿的案件,审查官必须确定下列事项:
(1)该商标的主要意义是地理学上的;
(2)购买者很可能认为该商品或者服务来自该商标所标示的地理区域,即购买者进行了商品-地域或服务-地域之联想;
(3)该商标标示了该商品或服务的地理来源。
根据第二条五款二项驳回一项注册申请,要求在商品-地域或服务-地域之间存在着那种让公众易于相信该商品或服务来源于商标中所标示的地方之联想关系。在商标标示商品或服务地理来源的情况下,TTAB1982年曾在"DENVERWESTERNS(WESTERNS声明放弃)"(认为主要从地理方面描述了来自丹佛的衬衫的西部风格)案件中就商品-地域的联想问题提出了下列必要条件:
我们认为,基于审查官的判定驳回一个主要从地理上对商品进行了描述的商标(即该商品实际上来自商标中所标明的地理区域),该审查官得提出确定在该商品与地域之间存在公众联想的证据,以防出现下列情形:
(1)该商标中标明的地域可能无人知晓或者偏僻遥远,以致购买者不会把该名称视为标示了该商标所使用商品的地理来源;或者
(2)一个公认的众所周知的地理名称可能具有其他含义,以致该名称的地理意义对于预期的购买者来说可能不是其主要含义。另一方面,在一个名称的地理含义确为其首要含义和一个地理区域既非无人知晓亦非遥远偏僻的情况下,该商品与该地域之间的公众联想通常可以从申请人自己的商品来源于商标中指明的地理区域这一事实来进行推断。
如上所述,如果商标标示了商品或者服务的地理来源,审查官应该首先确定是否该商标所标示的区域无人知晓或者遥远偏僻,或者是否该商标的首要含义不是地理方面的。如果以上考虑的结论不成问题,商品与地域之间的联想关系通常可以从申请人自己的商品来源于商标中所指明的地理区域这一事实来进行推断。TTAB认为,"FOUNTAIN HILLS"商标主要属于从地理方面对房地产开发进行了描述 (1995);"NANTUCKET NECTARS"商标主要属于从地理方面对软饲料进行了描述(1993);"PARADISE ISLAND AIRLINES"商标主要属于从地理方面对客货空运进行了描述(1991)。"CALIFORNIA PIZZAKITCHEN ("PIZZA KITCHEN"声明放弃)"商标主要属于从地理方面对申请人在加利福尼亚的餐饮服务进行了描述(1988);"CAMBRIDGEDIGITAL及图("DIGITAL"声明放弃)"商标主要属于从地理方面对申请人在剑桥、曼彻斯特经营的计算机系统及组件进行了描述(1986);"THENASHVILLENETWORK"商标主要属于从地理方面对申请人在纳什维尔办公的电视节目产品及其销售服务进行了描述,其销售的节目的"实质"部分是在纳什维尔生产的,其传送节目给用户的信号也是从纳什维尔发射出去的(1986);"SUNSETBOULEVARD"商标主要不是从地理方面对"化妆品,即香水和科隆香锭"进行描述,TTAB认为,仅有申请人的主要办公地点座落在世纪城日落林荫大道附近这一事实并不能推测出其商品-地域之联想关系,委员会得出了公众不可能产生商品-地域之联想的结论,并且指出,没有证据表明任何香水或科隆香锭是在日落林荫大道制造或生产的,或者申请人的商品在那里出售(1990)。
如上所述,如果商标中标示的地方确实无人知晓或者遥远偏僻,或者该名称的主要含义确实不是地理方面的,审查官就得提出证据来证实存在着商品-地域之联想关系。1987年,第二巡回上诉法庭认为,"VITTEL及图"商标对各种化妆品并没有主要从地理方面进行描述,因为在申请人座落在法国Vittel的营业地点与该商标之间缺乏商品-地域之联想关系,即委员会界定的遥远偏僻;1994年,TTAB认为,"HARVEYSBRISTOL CREAM"商标并没有主要从地理方面描述带有雪利葡萄酒风味的蛋糕;1984年,TTAB退回了审查官关于在"JEVER及图形"商标申请中声明放弃"JEVER"的要求,该商标指定使用在产自西德Jever的啤酒商品上,其关于商品-地域联想的唯一证据是来自一份已有32年的地理索引的一个条目;1983年,TTAB认为,"AYINGERBIER("BIER"放弃专用权)"商标对来自一个只有500人的小村落西德Aying的啤酒不构成主要从地理方面进行了描述,审查官关于商品-地域联想的证据是把Aying标示为原产地的样品标签。
当两个地理名称在同一商标中组合使用时,如果在购买者看来该商标具有地理含义,则该商标仍有可能属于主要从地理方面进行的描述。一个商标如果发现具有第二条五款二项规定的主要属于从地理方面进行了描述,则根据第二条六款、美国法典第15章第1052条六款可以考虑在主簿上注册,或者根据美国法典第15章第1091条在副簿上注册。
八、从地理上进行欺骗性描述的商标
(一)欺骗性内容
商标法第二条一款是关于在主簿或副簿注册欺骗性内容的绝对禁止性规定。无论是放弃专用权还是根据该条第六款主张已经获得显著性,一个含有欺骗性内容或者由其构成的商标均不能避免驳回。
欺骗性内容包括对产品原料的欺骗性描述商标和在地理来源方面具有欺骗性的商标。
联邦巡回上诉法庭把对含有欺骗性内容或者由其构成的商标的审查归结为以下几点:
1、该说明性文字是对商品特征、质量、功能、构成或使用的错误描述吗?
2、如果是,那些预期购买者对该商品的错误描述易于信以为真吗?
3、如果信以为真,该错误性描述易于对购买决定产生影响吗?
只有那些对有关贸易有相当见识的人而不是普通购买者才会受骗的事实并不能排除判定一个商标含有欺骗性内容。
如果联邦巡回法庭上列关于一个商标是否构成对商品的错误描述和是否预期购买者易于对商品的欺骗性错误描述信以为真的两项考查的答案是肯定的,那么,该商标既构成对商品或服务的欺骗性错误描述(根据第二条五款一项),也基本上构成对商品或服务在地理方面的欺骗性错误描述(根据第二条五款三项)。在商标法被北美自由贸易协定实施法修正之前,驳回主要属于在地理方面具有虚假的错误描述性商标的法律依据是商标法第二条五款二项。关于地理商标,第二项考查,即购买者是否相信虚假的描述,也可以定性为是否有一个商品或地方协会。
第三项考查,即错误的描述是否易于对购买决定产生影响,将第二条一款规定的欺骗性商标与第二条五款一项规定的欺骗性错误描述商标和第二条五款三项规定的在地理方面具有欺骗性错误描述商标区别开来。第二条一款规定的具有欺骗性的商标既不得在主簿上注册,也不得在副簿上注册。第二条五款一项规定的具有欺骗性错误描述的商标未显示出已获得第二条六款、美国法典第15篇第1052条第六款规定之显著性的,不得在主簿上注册。第二条五款三项规定的主要属于在地理方面具有欺骗性错误描述的商标,既不得在主簿上注册,也不得在副簿上注册,但下列情形可以例外:一个主要属于在地理方面具有欺骗性错误描述的商标,只要在1993年12月8日之前已显示出成为该申请人商品或服务的显著性标志,即可根据第二条六款在主簿上注册;或者根据美国法典第15篇第1091条在副簿上注册,只要该标志在1993年12月8日之前在商业活动中的使用已经合法化。
关于第二条一款,第三项基准的实质,即错误描述对购买决定产生影响的实质,商标初审及复审委员会在以下概要中作出了简要的说明:
本委员会认为,一个在商标法第二条一款、美国法典第15篇第1052条第一款意义上具有欺骗性的商标,如果它错误地描述了该商品,购买者对于该错误描述信以为真,则该错误描述对于其购买该商品的决定就会具有实质性影响。如果该商标错误地描述了该商品,购买者对于该错误描述信以为真,但该错误描述对于其购买该商品的决定不具有实质性影响,那么该商标即属于欺骗性错误描述 (引用从略)。同理,如果一个商标是一个为一般公众所知晓的地名,遇到带有该商标商品的购买者很可能认为该商品产自该地方(即购买者会认为是一个商品产地协会),而该商品并非来自所标示的地方,这种欺骗即对购买决定具有实质性影响,该商标具有第二条一款意义上的欺骗性;如果这种欺骗对购买决定不具有实质性影响,该商标就主要属于商标法第二条五款三项规定的在地理方面的欺骗性错误描述。
考虑到确定错误描述的内容是否会对购买行为决定产生实质性影响所具有的潜在困难,对于审查官来说,根据第二条一款和第二条五款适当的项来驳回此类商标的注册,也许常常是比较适当的。
(二)参考案例
根据第二条一款确定具有欺骗性的商标包括如下案件:商标初审及复审委员会(TTAB)认为,"LONDON LONDON"商标使用在与伦敦没有任何联系的服装上具有欺骗性(1992);考虑到纽约市在服饰工业方面所具有的声誉,"PERRYNEWYORK及纽约市背景图形"商标使用在来自北卡罗莱纳州生产的服装上具有欺骗性(1989);TTAB 在1988 年审理"GOLDENERTROPFEN"商标时认为,鉴于西德Goldtropfchen葡萄园所具有的国际声誉,该商标使用在葡萄酒上具有欺骗性,委员会根据德国葡萄酒法及其实施细则做出裁决说,购买该商品的公众易于误认为该申请人的葡萄酒是用在那里种植的葡萄酿造而成的;TTAB在1988年审理"COLAGNAC"商标案时认为,该商标使用在包括西班牙白兰地在内的带有可乐风味的酒商品上具有欺骗性,委员会指出,购买者会易于相信申请人的商品包含产自法国的COGNAC白兰地;TTAB在1968年审理"AMERICANLIMOGES"商标案时认为,该商标使用在既非产自法国Limo-ges市亦非由Limoges粘土制造而成的整套餐具上具有欺骗性,因为会与Limoges市的上等品瓷器产生联想;TTAB在1967年审理"SHEFFIELD"商标案时认为,该商标使用在并非产于英格兰北部城市Sheffield的餐具上具有欺骗性,因为Sheffield的餐具享有声誉。
确定不具有欺骗性的包括下列案件:TTAB在1990年审理"PARK AVENUE"商标案时认为,该商标使用在申请人的香烟和烟斗用烟丝上既不存在欺骗也不存在地理上的欺骗性错误描述,该委员会判定,异议人的世界总部座落在纽约市公园大街与烟草产品之间不会产生什么商品-地方协会之联想问题。TTAB在1982年审理"NIPPON"商标案时认为,该商标使用在无线电广播设备、电视机及类似商品上不会产生什么欺骗性联系,尽管申请人是一家美国公司,但商品实际上是在日本制造的。TTAB在1968年审理"SWEDEN及图形"商标案时认为,该商标使用在外用人造肾商品上根据第二条六款寻求注册不会产生什么欺骗性,委员会判定该案属于"地理商标也许涉及一定程度的不真实性,但是这种欺骗也许完全是无心、无害或可以忽略不计的"这种类型。
如果一个商标标识了并非其商品或服务来源的地域,则问题即在于:
(1)该商标是否属于商标法第二条五款三项、美国法典第15章第1052条五款三项规定的主要从地理方面对其商品或者服务进行了欺骗性错误描述;
(2)该商标是否商标法第二条一款、美国法典第15章第1052条一款规定的在其商品或者服务上具有欺骗性。
作为修正,根据第二条五款三项、美国法典第15章第1052条第五款第三项的规定,商标法禁止主要从地理上进行欺骗性错误描述的商标。在1994年1月1日根据北美自由贸易协定施行法修改商标法之前,驳回注册那种商标的法律基础是商标法第二条五款二项、美国法典第15章第1052条五款二项。修正案适用于北美自由贸易协定施行法颁布之日即1993年12月8日当日及之后的申请,只要是属于主要从地理方面进行欺骗性错误描述的商标,即不得根据商标法第二条六款、美国法典第15章第1052条六款予以注册,除非该商标在1993年12月8日之前在商业活动中在所使用的商品或者服务上已获得显著性。那种商标也不得根据美国法典第15章第1091条在副簿上注册,除非在1993年12月8日之前已在商业活动中合法使用。
要为驳回一个主要属于从地理方面进行欺骗性错误描述的商标建立一个表面上证据确凿的案件,审查官必须确定下列因素:
(1)该商标的主要意义是地理方面的;
(2)购买者很可能认为商品或者服务来自该商标所标示的地理区域,即购买者很可能产生商品-地域之联想;
(3)商品或者服务并非来自该商标所标示的地域。C.C.P.A在1982年认为,"NANTUCKET"使用在产自北卡罗莱纳州的男士衬衫上不属于主要从地理上进行欺骗性错误描述的商标,因为在关于商品-地域联想方面没有什么具有说服力的证据。
第二条五款三项规定的主要属于从地理上进行欺骗性错误描述的商标与第二条一款规定的具有欺骗性的商标之间的区别在于商品或者服务并不来自商标所标示的地域这一事实对于消费者决定购买该商标或者利用该服务是否很可能是实质性的;如果不是,则该商标属于第二条五款三项规定的主要从地理方面进行了欺骗性错误描述。
下列判决涉及的商标被认为属于主要从地理方面进行了欺骗性错误描述:联邦巡回法庭1985年认为,"DURANGO"主要属于从地理上进行欺骗性错误描述的商标,因为嚼烟并非在墨西哥的DURAN-GO种植的,档案中的证据显示烟草是一种在该地区进行生产和销售的农作物。1996年,TTAB认为,"RODEODRIVE"商标对于香水属于主要从地理上进行了欺骗性错误描述,异议人的证据显示了Rodeo Drive的零售商销售优质香料的重要数据,公众很可能在香水与Rodeo Drive之间作出不可避免的商品-地域之联想。1990年联邦巡回法庭认为,"RODEODRIVE"商标对香水不属于主要从地理上进行欺骗性错误描述,因为在单方档案中缺少关于商品-地域联想关系的具有说服力的证据。1991年,TTAB认为,"NEWENGLAND"商标对并非来自新英格兰地区的气味清新的烘面包和面包卷主要从地理上进行了欺骗性错误描述。1986年,TTAB认为,"MANHATTAN"商标对来自密歇根州而不是曼哈顿岛的饼干主要从地理方面进行了欺骗性错误描述,档案中取自托马斯注册处的地名辞典和词汇的证据确立了商品-地域之联想关系;1985年,TTAB认为"NEAPOLITAN"商标对来自佛罗里达而不是那不勒斯的香肠主要从地理上进行了欺骗性错误描述,而记录在档的证据显示那不勒斯有大规模的食品工业,其样品贴附了意大利旗帜和"意大利的香肠"字样;1982年,TTAB认为"CALIFORNIAMIX"商标对并非来自加利福尼亚的"干果和坚果肉混合装"主要从地理上进行了欺骗性错误描述,而档案显示加利福尼亚是大量水果和干果产品的主要生产者。
下列判决中的商标不属于主要从地理上进行欺骗性错误描述:1990年,TTAB认为"PARK AVENUE"对并非来自公园大道的香烟和烟斗用烟丝没有主要从地理上进行欺骗性错误描述,委员会发现没有商品地域联想的充分证据;1985年,TTAB认为"WESTPOINT"商标没有对并非来自纽约西点的各类枪枝主要从地理上进行欺骗性错误描述,该委员会裁定WESTPOINT一词主要不是一地理术语,即使假定该术语主要是地理学上的,也无法建立起商品-地域之联想;1984年,TTAB认为"VENICEMAID"商标对各种罐装食品,包括(和其他食物在一起)烤宽面条和意大利式细面条,没有主要从地理上进行欺骗性错误描述,关于商品-地域联想的证据也不够充分。"只是简单地基于威尼斯是意大利的一个大城市,即以为可以令人信服地把它作为包括罐装食品在内的大量食品的来源,在此情况下,我们不愿意维持对注册的驳回。"正如上面所指出的那样,一个经证实属于第二条五款三项规定的主要从地理上进行欺骗性错误描述的商标可以考虑根据第二条六款、美国法典第15章第1052条六款在主簿上予以注册,只要该商标经证实在1993年12月8日之前在商业活动中在申请人的商品或者服务上已取得显著性,或者根据美国法典第15章第1091条的规定在副簿上注册,只要该商标在1993年12月8日之前即已在商业活动中合法使用。一个根据第二条五款三项不具有可注册性的商标,因其含有主要从地理上对商品或者服务进行欺骗性错误描述的内容,不可因声明放弃地理上欺骗性错误描述之成份而重新获得可注册性。主要从地理上进行欺骗性错误描述的内容在适当情况下可以从一个商标图样中删除。
九、欺骗性地理商标
商标法第二条一款禁止注册一个名称,该名称中含有或包含"这样一个地理标志,该标志一已使用在葡萄酒或烈酒上,或者与之相联系,就会标示一个并非该商品产地的地方,且由申请人在1996年1月1日当日或之后首次使用在葡萄酒或烈酒上,或者与之相联系。"该款是《乌拉圭回合协议法》加进去的,该法用于实施作为《关贸总协定》构成部分的《与贸易有关的知识产权》(TRIPs)。
任何地理标志,在1996年1月1日当日或之后由申请人首次在商业活动中使用在葡萄酒或白酒商品上,或者其使用与该种商品相关连,如果该地理标志标示并非该产品产地的地方,则审查官应该根据第二条一款不予注册。第二条一款对于那种地理标志在主簿和副簿上的注册都是绝对禁止性规定。如果商标中含有或包含一个标示并非葡萄酒或白酒产地的地理标志,无论是对该地理标志放弃专用权还是主张其已根据第二条六款取得显著特征,都不能避免驳回。
如果一个商标标示了并非该商品或者服务之来源的地域,该问题在于:
(1)该商标对其商品或者是否属于商标法第二条五款三项、美国法典第15章第1052条五款三项规定的主要从地理上进行了欺骗性错误描述;
(2)该商标是否如下所述的那样具有商标法第二条一款、美国法典第15章第1052条一款规定的欺骗性。
要想为根据商标法第二条一款、美国法典第15章第1052条一款的规定以具有欺骗性为由驳回商标的注册建立一个表面上证据确凿的案件,审查官必须确定下列事项:
(1)该商标的主要含义是地理方面的;
(2)购买者很可能会认为商品或者服务来自该商标所标示的地理区域,即购买者很可能产生商品-地域或服务-地域之联想;
(3)商品或者服务并非来自该商标所标示的地域;
(4)购买者关于该商品或者服务地理来源的错误信念很可能从根本上影响该购买者做出购买该商品或者利用该项服务的决定。
第二条五款三项规定的主要从地理上进行欺骗性错误描述的商标与第二条一款规定的欺骗性商标之间的区别在于:该商标所标示的并非该商品或者服务来源地域的事实是否很可能是消费者购买该商品或者利用该服务的决定性因素。如果是,该商标即具有第二条一款规定的欺骗性;如果不是,该商标就是第二条五款三项规定的主要从地理上进行欺骗性错误描述。商标初审及上诉委员会在1983年曾就评估欺骗是否具有决定性作用提出过下列指导方针:
在着手一项"实质性"检测,以便将属于第二条五款二项禁止的商标与属于第二条一款禁止的商标区别开来时,我们真的要说我们唯一应该寻求的是从购买者对使用在特定商品上的特定地理名称的可能反映中表现出来的证据。如果该证据显示了商标中所指定的地理区域是一个非常有名的地区,足以导致购买者产生商品-地域之联想,但是资料显示与申请人的商品相同或类似的商品并非该地区的主要产品,那么,欺骗就最不易被证实,因此该商标不具有欺骗性。另一方面,如果有证据表明与申请人的商品相同或类似的商品是商标中指定地区的主要产品,那么,欺骗就最容易被证实,因此,该商标具有欺骗性。
1989年,TTAB认为"PERRY NEWYORK及图形("NEW YORK"声明放弃)"对来自北卡罗来纳州且与纽约无任何关联的各种服装具有欺骗性,因为纽约在服饰工业方面享有盛誉。1989年,TTAB认为
"AMERICAN SYSTEM及图形("AMERICAN"声明放弃)"对在意大利制造的各种服装具有欺骗性,因为该商标很可能欺骗那些选择购买他们认为是在美国制造的商品。1984年,TTAB认为"BAHIA"商标在并非来自巴西Bahia省的雪茄上具有欺骗性,档案中关于烟草和雪茄是Bahia地区的重要产品的证据是非常明确的。1967年,TTAB认为,"DANISHMAIDCULTURED PRODUCTS及图形"商标描述了丹麦哥本哈根世界著名的女子游泳健将的形象,使用在并非来自丹麦的与乳制品有关咨询服务上具有欺骗性。1961年,TTAB认为,"MAID IN PARIS"商标使用在美国制造、在法国Grasse调配包装的香水商品上具有欺骗性,因为该商标给人印象恰如其读音"巴黎制造"那样,而巴黎是"香水中心",一般认为,巴黎造香水的特色不是品质精美,就是气味芬芳。
商标法第二条一款、美国法典第15章第1052条一款的规定,无论在主注册簿还是副注册簿上,都是禁止注册的绝对理由。
(未完待续)